Brexit, et maintenant ?

Publié en juin 2016

Quel avenir pour le droit communautaire de la propriété industrielle au Royaume-Uni ?

Par référendum le 23 juin 2016, les britanniques ont majoritairement voté pour une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Même si cette sortie n’est pas programmée avant quelques mois, les premiers effets en matière de propriété intellectuelle pourraient être sensibles rapidement (1).

Concernant les titres de propriété industrielle, des mécanismes de transformation seront définis après que le Royaume-Uni aura notifié sa décision de sortie au Conseil européen, ce qui enclenchera des phases de négociation certainement longues et compliquées.

Le système du brevet européen, qui n’a d’européen que le nom en ce qu’il est délivré par l’Office européen des brevets, n’en sera quoi qu’il en soit nullement impacté.

Concernant la marque de l’Union européenne (marque de l’UE, ex-marque communautaire) et le modèle communautaire, titres unitaires qui produisent leurs effets sur l’ensemble du territoire de l’Union et des Etats membres au moment du dépôt, un mécanisme de conversion devrait être établi entre l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’office britannique (IPO). Le mécanisme qui sera nécessairement adopté, selon des modalités qui pourraient être une division automatique, ou bien plus vraisemblablement, une division à la demande des titulaires de titres communautaires, éventuellement contre paiement de taxes, permettra de maintenir la protection de ces titres dans le Royaume-Uni en bénéficiant de la date de protection communautaire initiale.

Les droits pourront de cette façon être préservés, mais leurs effets pourraient être modifiés de façon non négligeable.

  • En termes de maintien de droits, le titulaire d’une marque de l’UE doit justifier de son exploitation dans les 5 ans de son enregistrement pour espérer la défendre, ou échapper à une action en déchéance pour défaut d’exploitation. Compte tenu de son caractère unitaire, l’usage de la marque communautaire est apprécié sans tenir compte des frontières des pays membres (2), alors que pour maintenir une marque nationale au Royaume-Uni, son titulaire devra démontrer une exploitation sérieuse dans ce pays.
  • En termes de défense des droits, le titulaire d’une marque ou d’un modèle britannique ne pourra plus s’opposer à une marque UE, ce qui devrait faire baisser sensiblement le nombre de procédures d’opposition.

En outre, la marque de l’UE ou le modèle communautaire donnent la possibilité d’agir en contrefaçon devant les tribunaux de marques ou modèles communautaires, tribunaux nationaux qui voient leur compétence élargie à l’ensemble de l’Union et peuvent prononcer une ordonnance interdisant la poursuite les actes de contrefaçon ou prendre les mesures provisoires et conservatoires propres à garantir le respect de cette interdiction. Les titulaires devront donc agir directement devant les tribunaux nationaux pour faire valoir leurs droits dans le Royaume-Uni.

Et c’est là, au sein des tribunaux et peut-être aussi de l’IPO britanniques que les conséquences du Brexit pourraient se faire sentir plus rapidement. On sait déjà certains tribunaux peu satisfaits par les réponses apportées aux questions préjudicielles qu’ils posent à la Cour de Justice de l’UE concernant l’interprétation des dispositions communautaires (3). Les juges pourraient donc être tentés de ne plus poser de questions préjudicielles à la CJUE concernant l’interprétation de textes, qui ne seront à terme plus appliqués, mais également de s’écarter rapidement de certaines lignes directrices de la CJUE. Des divergences pourraient donc apparaître rapidement.

Enfin, les titulaires de droits devront reprendre tous les contrats ayant pour objet l’exploitation d’une marque UE ou d’un modèle communautaire (accords de licence, accords de coexistence) afin de les mettre à jour pour y insérer de nouveau le territoire britannique. Cela supposera très certainement aussi de procéder aux inscriptions aux fins d’opposabilité au niveau local.

Nous vous informerons de l’évolution de la situation et restons à votre disposition pour vous conseiller quant à la stratégie à adopter en matière de protection et de défense de vos droits au Royaume-Uni.

© INSCRIPTA

(1) Nous avions déjà consacré un article au Brexit en novembre 2015, ici.

(2) Voir CJUE, 19 décembre 2012, aff. C‑149/11, ONEL, Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV. La Cour indique que : « Une marque communautaire fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »

(3) Dans une récente affaire au sujet de la barre chocolatée KIT KAT (voir aussi notre article précédent), le juge doutait même de la bonne compréhension de la question posée par la Cour pour s’émanciper de l’interprétation donnée : “This difficulty is compounded by the language issues I have identified, which lead me to doubt whether the Court fully understood the second alternative.  In those circumstances, it is tempting to refer the question again. But I see no realistic prospect of a further reference yielding a materially different result. Accordingly, it is necessary to try to understand and apply the answer which the Court has given as best I can” (England and Wales High Court of Justice (Chancery Division), 20 janvier 2016, CH/2014/392 et CH/2013/394, Société des Produits Nestlé / Cadbury UK).