Le Brexit et les marques et modèles communautaires

Publié en novembre 2015

A l’heure où les instances européennes ont finalisé la réforme du droit des marques et où le brevet unitaire connaît enfin des avancées importantes, le Royaume-Uni envisage une sortie possible de l’Union européenne en programmant en juin 2016 un référendum populaire.

Si le système du brevet européen, qui n’a d’européen que le nom en ce qu’il est délivré par l’office européen des brevets, n’en serait nullement impacté, il en va différemment des marques et modèles communautaires.

La marque et le modèle communautaires sont des titres unitaires qui produisent leurs effets sur l’ensemble du territoire de l’Union. Depuis l’entrée en vigueur de la marque communautaire en avril 1996, le territoire de l’Union est passé de 13 pays aux 28 actuels.

Si l’on trouve des dispositions (1) dans les règlements sur la marque ou le modèle communautaire en cas d’élargissement de l’Union à de nouveaux États membres (2), rien n’a été prévu en cas de retrait d’un ou plusieurs États, pas plus dans les textes existants que dans le nouveau Règlement sur le droit des marques de l’Union européenne (3).

Dans un tel cas, l’on peut espérer qu’un mécanisme de conversion serait établi entre l’office des marques communautaires et l’office britannique (IPO), permettant soit automatiquement, soit à la demande des titulaires de titres communautaires, voire contre paiement d’une taxe, de les transformer en marques/modèles nationaux en bénéficiant de la date de protection communautaire initiale.

Les droits pourraient de cette façon être préservés, mais leur protection serait très différente de celle initialement recherchée.

  • En termes de maintien de droits : le titulaire d’une marque doit justifier de son exploitation dans les 5 ans de son enregistrement pour espérer la défendre, ou échapper à une action en déchéance pour défaut d’exploitation. Compte tenu de son caractère unitaire, l’usage de la marque communautaire est apprécié sans tenir compte des frontières des pays membres (4), alors que pour maintenir une marque nationale au Royaume-Uni, son titulaire devra démontrer une exploitation sérieuse dans le pays ;
  • En termes de défense : la marque ou le modèle communautaires donnent la possibilité d’agir en contrefaçon devant les tribunaux de marques/modèles communautaires, tribunaux nationaux qui voient leur compétence élargie à l’ensemble de l’Union et peuvent prononcer une ordonnance interdisant la poursuite les actes de contrefaçon et prendre les mesures provisoires et conservatoires propres à garantir le respect de cette interdiction.

Ce qui est certain, c’est que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne augmenterait de façon significative les coûts de protection, de gestion et de défense des titulaires de droits de PI.

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(1) Article 165 du Règlement N°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et article 110 bis du Règlement N°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

(2) Voir notre article sur les mécanismes mis en place lors de l’adhésion de la Croatie en 2013.

(3) Voir notre article sur la réforme du droit des marques en Europe.

(4) Voir CJUE, 19 décembre 2012, aff. C‑149/11, ONEL, Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV. La Cour indique que : « Une marque communautaire fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »