Redevance de licence de brevet: le prix à payer mais pour quoi ?

Publié en septembre 2016

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu cet été un arrêt (CJUE, 7 juillet 2016, affaire C‑567/14) qui risque de bousculer certaines croyances et habitudes des entreprises et des individus qui ont signé des accords de licence de titres de propriété industrielle (brevets, marques, modèles, etc.).

L’affaire est relativement complexe et se décompose en plusieurs procédures dans différents pays depuis huit ans, sa source étant un contrat de licence de brevet signé en 1992.

Une société allemande (Behringwerke AG) avait concédé à une société américaine (Genentech Inc.) une licence non exclusive mondiale pour l’utilisation d’une technologie (un activateur dérivé du cytomegalovirus humain) qui a fait l’objet d’un brevet européen et de deux brevets américains. En contrepartie de cette licence, la société américaine devait payer une triple redevance (une redevance unique à la signature du contrat, une redevance annuelle fixe et une redevance annuelle proportionnelle).

La société américaine s’est acquittée de la redevance unique et de la redevance annuelle fixe mais n’a jamais versé de redevance proportionnelle à la société concédante (Hoechst GmbH, venue aux droits de Behringwerke AG). En 2008, la filiale du breveté (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) a interrogé l’exploitant sur les produits commercialisés pour comprendre pourquoi la part variable de la redevance n’était pas payée. La société américaine a répondu en demandant la résiliation de la licence. Et il ne fallut alors pas longtemps pour que le breveté agisse en contrefaçon de brevet contre le licencié et que le licencié réplique en sollicitant la nullité des brevets devant les tribunaux américains. Le breveté actionnait en parallèle la clause d’arbitrage prévue au contrat pour le paiement de ses redevances.

Les parties furent déboutées de leurs actions aux Etats-Unis tandis qu’en 2013, la société américaine Genentech était condamnée par sentence arbitrale à verser à la société allemande Hoechst une somme dépassant au principal les 108 millions d’euros à titre de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris fut saisie d’un recours en annulation de cette sentence arbitrale et décida de poser une question préjudicielle à la CJUE.

La problématique est la suivante. Faisant une interprétation littérale de l’accord de licence, la société américaine considérait ne pas devoir payer la moindre redevance en proportion de l’exploitation de la technologie concédée car (i) cette technologie n’était pas présente dans les produits finis qu’elle commercialisait et (ii) l’utilisation qu’elle faisait de cette technologie n’enfreignait pas les droits attachés aux brevets sous licence.

Au-delà de cette question relevant strictement du droit de la propriété industrielle, la société américaine estimait que le paiement d’une redevance en l’absence de toute contrefaçon revenait à lui imposer des dépenses injustifiées en contravention avec l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibant les pratiques restrictives de concurrence.

Et bien, en simplifiant quelque peu, selon la CJUE, il n’y a juridiquement rien de choquant à devoir payer une redevance de licence de brevet alors même que l’on n’exploite pas la technologie brevetée.

Dans la langue juridique de la Cour, la réponse se lit comme suit : « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable ».

La Cour rappelle également que, dès lors que la liberté de rompre le contrat existe et est respectée, « l’obligation de payer une redevance, y compris après l’expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d’un jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence » (CJUE, 12 mai 1989, Ottung, affaire 320/87). En d’autres termes, comme il peut exister des motifs autres que ceux relevant strictement de la propriété industrielle pour justifier de contracter un accord de licence, ou tout du moins des motifs qui ne sont pas exclusivement liés au titre ou aux droits de propriété industrielle donnés en licence, l’obligation de payer une redevance n’est pas exclusivement liée aux droits de propriété industrielle conférés par la licence.

On pense évidemment à tout ce qui entoure souvent la concession de licence, en matière de brevets mais pas seulement, comme la transmission de savoir-faire, le transfert de technologie, la coopération technique, le partenariat commercial ou la communication d’informations confidentielles relevant normalement du secret des affaires. Ces éléments annexes en apparence peuvent en pratique se révéler d’un intérêt capital pour le licencié. Donc l’accès à ces informations, qu’elles soient d’ordre industriel, technique ou commercial, peut en réalité avoir autant de valeur pour le licencié que l’accès au brevet en tant que tel.

Ce raisonnement est valable sur le principe évidemment, et que la Cour s’intéresse à l’économie générale des relations entre le breveté et le licencié est la preuve d’un certain ancrage dans la réalité économique. Mais la CJUE ne va-t-elle pas trop loin en estimant que la « redevance constitue le prix à payer pour exploiter commercialement la technologie sous licence avec l’assurance que le concédant n’exercera pas ses droits de propriété industrielle » ?

Nous le pensons et nous espérons que la Cour reviendra rapidement sur cette analyse (ou au contraire, n’y reviendra pas). Car si l’on peut admettre qu’une licence de brevet (ou d’un autre titre de propriété industrielle) n’est pas qu’une licence de brevet, il ne faut pas pour autant réduire la cause, la raison d’être, de la redevance à une sorte de prime d’assurance de non-contrefaçon, le prix de la paix. Sortie du contexte de la décision, une telle affirmation serait nécessairement réductrice et donc au moins en partie erronée.

Et même dans le contexte de la décision, ce jugement paraît sévère. Car, dans l’affaire commentée, il était soutenu que le licencié n’enfreignait pas les droits de propriété industrielle du breveté. Potentiellement, le licencié s’acquittait donc d’une redevance de licence pour une technologie non couverte par un droit de propriété industrielle. Dans ces conditions, comment dire que la redevance est le prix à payer pour éviter que le breveté n’agisse en contrefaçon contre le licencié puisque précisément, en l’absence de droit de propriété industrielle, il ne peut pas y avoir contrefaçon ?

Toujours est-il que le critère principal retenu par la Cour, certes saisie sur le terrain du droit de la concurrence et non du droit de la propriété industrielle, est le fait que le contrat de licence puisse être librement rompu, moyennant un préavis raisonnable. Cela revient donc finalement à responsabiliser le licencié. Et sur ce point, la CJUE doit être pleinement approuvée. Après tout, si le licencié estime ne pas contrefaire les droits de propriété industrielle concédés en licence, charge à lui de prendre ses responsabilités, d’assumer de mettre un terme au contrat, et le cas échéant de faire face au breveté sur le terrain délictuel. A l’inverse, si le licencié accepte de s’engager à payer une redevance de licence qu’il ne serait peut-être pas tenu de payer au regard de la technologie exploitée, c’est de sa responsabilité et il ne peut donc se réfugier derrière les principes du droit de la concurrence pour dénoncer le contrat.

Il est d’ailleurs intéressant de se reporter aux conclusions de l’Avocat général dans cette affaire, lequel livre une analyse centrée sur le droit de la concurrence appliqué au contrat de licence litigieux. Car, à aucun moment, l’Avocat général ne propose la moindre définition de la redevance de licence qui pourrait laisser libre cours aux interprétations. L’Avocat général rappelle que, selon l’interprétation de l’arbitre qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause, « l’obligation de Genentech de payer des redevances découlait non pas de l’utilisation d’une technologie protégée par des brevets valides, mais uniquement de l’accord de licence en cause » ou encore que « l’objet commercial de l’accord de licence était d’éviter des recours contentieux en matière de brevets et, par conséquent, le calcul des redevances était totalement indépendant de l’existence ou non d’un brevet valide sur le produit fini ». En fait, dans cette espèce, le paiement de la redevance de licence était en quelque sorte déconnecté des droits de propriété industrielle au sens strict, et c’est la raison pour laquelle, tout simplement, le licencié ne pouvait s’exonérer de payer la redevance au simple prétexte qu’il n’utilisait pas la technologie brevetée.

Ce qu’il faut retenir

En pratique, cette décision, et plus généralement cette affaire, doivent alerter les licenciés ou les futurs licenciés à un accord de licence sur au moins trois points principaux, étant entendu que tous les aspects d’un accord de licence doivent de toute façon faire l’objet de la plus grande vigilance.

Premièrement, lors de la négociation du contrat de licence, il faut prêter une attention toute particulière à la ou aux clauses déterminant et délimitant l’assiette de la redevance et l’exigibilité de la redevance. Et si le licencié est principalement intéressé par la technologie brevetée, il est conseillé de lier l’exigibilité de la redevance à la validité du brevet.

Deuxièmement, il ne faut pas négliger la portée des clauses de non-concurrence qui sont souvent incluses dans le contrat pour éviter que le licencié ne contourne la technologie brevetée et qui, en conséquence, peuvent élargir considérablement la portée de l’engagement du licencié.

Troisièmement, en cours d’exécution du contrat et tout au long de la validité du contrat de licence, il faut régulièrement procéder à des audits juridiques qui permettront d’évaluer son intérêt stratégique, commercial et industriel.

Et il ne faut évidemment pas hésiter à rompre un contrat de licence lorsque le titre ou le droit de propriété industrielle qui en est l’objet ne présente plus de valeur pour le licencié, ou à tout le moins à renégocier l’accord de licence pour rétablir un équilibre entre les droits contractuellement conférés et l’exploitation réellement entreprise par le licencié.

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Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.