Usage de marque en tant que référence nécessaire

Publié en avril 2015

Bien que souvent qualifié de monopole, le droit sur une marque n’est pas pour autant absolu. Il connaît un certain nombre d’exceptions, parmi lesquelles la règle édictée par l’article L.713-6, b) du Code de la propriété intellectuelle.

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : […] b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ; […] ».

En pratique, dans la vie des affaires, cela signifie que si la citation d’une marque appartenant à un tiers est la seule possibilité pour un opérateur économique de promouvoir ses propres produits ou services, il sera autorisé à le faire, sans requérir l’accord préalable du propriétaire de la marque et, a fortiori, sans être astreint au paiement de redevances comme dans le cadre d’une licence.

La véritable limite de cette exception réside dans le fait que l’utilisateur de la marque d’autrui doit s’abstenir de créer ou d’entretenir les conditions d’une confusion sur l’origine des produits ou des services qu’il promeut. En d’autres termes, il doit éviter de se présenter comme étant lié d’une quelconque façon au propriétaire de la marque (1).

1.

Ce sont exactement les faits qui ont donné lieu à une récente affaire judiciaire, qui vient vraisemblablement de connaître son dénouement avec un arrêt de rejet de la Cour de cassation, en date du 10 février 2015 (2) (3).

La société irlandaise RYANAIR LTD avait attaqué la société française OPODO en contrefaçon, pour avoir reproduit les marques communautaires verbale et semi-figurative RYANAIR sur son site internet dans le cadre de son activité d’agence de voyages en ligne. Validant cependant le raisonnement des juges du fond, la Cour rejeta les arguments de RYANAIR au motif que « la société Opodo n’a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la société Ryanair qu’elle proposait au consommateur », et en précisant « que les signes sont reproduits, sans qu’il y ait confusion sur l’origine des services ni atteinte aux droits de marque de cette société, à titre d’information sur le nom de la compagnie » (4).

Indépendamment des éléments purement factuels du litige, notamment ceux relatifs à la façon dont OPODO présentait les marques de RYANAIR sur son site internet, sur lesquels la Cour ne porte évidemment pas d’appréciation, l’on constate un certain libéralisme dans la position des magistrats suprêmes. La Cour aurait pu considérer que la référence nécessaire à la marque d’autrui devait être strictement encadrée, et ne concerner en conséquence que le nom de la marque, sans s’étendre à la reproduction du logo associé. Sans doute faut-il y voir le signe d’une application du droit des marques de plus en plus influencée par le droit de la concurrence, sous l’impulsion des instances communautaires (5).

2.

Une autre décision de la Cour de cassation, d’ailleurs rendue le même jour, a attiré notre attention (6).

Dans cette espèce, une société avait utilisé sur un salon professionnel, pour les besoins d’une démonstration du fonctionnement de ses produits (des attaches pour vignes) la machine d’un tiers (un lieur électrique) elle-même revêtue de la marque de ce tiers. La première fut assignée en contrefaçon par le propriétaire de la marque et sa licenciée.

La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, relève que le fabricant d’attaches pour vignes, qui ne fabrique lui-même aucune machine, n’avait d’autre choix que de recourir à la machine d’un concurrent (7). La Cour indique même que « l’information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l’utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société [fabricant les attaches] sans qu’il soit fait usage de la marque […] dont elle n’était pas titulaire ». Cette société n’a pas pour autant présenté ses produits comme étant équivalents ou substituables aux machines commercialisées par le propriétaire de la marque et sa licenciée. Et elle ne leur faisait pas concurrence et ne cherchait pas à créer une confusion pour le public sur l’origine de la machine.

Il était en fin de compte reproché au fabricant d’attaches d’utiliser, dans des conditions parfaitement normales et sans altération aucune, la machine telle qu’elle était mise sur le marché par son fabricant, c’est-à-dire revêtue de sa propre marque. Sans doute le fabricant de machines voulait-il éviter que l’on se serve de ses produits et de sa marque pour promouvoir les produits d’un tiers. La démarche peut se comprendre et, s’il avait démontré que sa marque était renommée, l’argument aurait peut-être même pu porter ses fruits dans la mesure où il est interdit de tirer indûment profit de la renommée de la marque d’autrui (8).

Ce qu’il faut retenir

Le droit sur une marque est sans doute le droit le plus fort qui existe dans le domaine des affaires et la sphère commerciale. Il ne faut pas pour autant que les propriétaires de marques cherchent à le détourner de sa fonction essentielle, qui est de garantir au public que les produits ou services revêtus de la marque proviennent tous de la même entreprise ou d’entreprises qui sont liées entre elles.

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(1) L’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit lui-même cette exception à l’exception : « Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ».

(2) Cass. Com, 10 février 2015, N°J/2012/26023, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 23 mars 2012, RG 2010/11168.

(3) L’arrêt de la cour d’appel était également critiqué sur l’application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit sui generis de protection des bases de données (articles L.341-1 et suivants). Nous n’évoquerons pas cet aspect de la décision.

(4) Précisons que le Code de l’aviation civile exige la communication au voyageur de l’identité du transporteur aérien avec lequel il contracte, directement ou via une agence de voyages.

(5) Voir également sur ce point la jurisprudence en matière de liens commerciaux, et notre article.

(6) Cass. Com, 10 février 2015, N°Q/2013/28263, rejetant le pourvoi CA Caen, 2ème ch. civ. et com., 12 septembre 2013, RG 2011/03576.

(7) Le fabricant de machines se présentait lui-même comme le leader mondial du secteur.

(8) Voir, en droit français, l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.