Déposer sa marque en noir et blanc – choix et conséquences

Publié en janvier 2015

Lors du dépôt d’une marque, de nombreuses questions peuvent se poser. La question de la couleur des marques est particulièrement importante, maintenant qu’il devient si facile d’adapter le signe en modifiant les couleurs utilisées en fonction des supports de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.

Cette problématique a été abordée et traitée dans le cadre du programme de convergence ayant pour objectif d’« établir et de communiquer de la clarté, de la sécurité juridique, de la qualité et de la convivialité, pour le demandeur comme pour l’office », auquel ont participé l’office des marques communautaires ainsi que de nombreux offices nationaux de marques européens (1).

Cette pratique commune est appliquée par tous les offices participants depuis le 16 juillet 2014, et concerne le traitement des marques enregistrées en noir et blanc et/ou en nuances de gris par rapport à leurs équivalents en couleurs, en matière de priorité, de motifs relatifs (par rapport à des droits antérieurs comme en cas d’oppositions) et d’usage sérieux.

En matière de priorité, une marque en couleur ne pourra revendiquer la priorité d’un dépôt de la même marque en N&B, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes (2).

Dans le cadre de procédure d’opposition ou de nullité, lorsque deux marques sont comparées, une marque antérieure en noir et blanc ne sera pas considérée comme identique à la même marque en couleur, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes.

Enfin, et c’est sans doute là la question la plus importante pour les titulaires de marques, les offices ont défini les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une version en couleur d’une marque enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris (ou vice versa) serait acceptable aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque (3).

« Une modification des couleurs uniquement n’altère pas le caractère distinctif de la marque, tant que les critères suivants sont remplis:

a) les éléments verbaux/figuratifs sont identiques et constituent les principaux éléments distinctifs ;
b) le contraste des nuances est respecté ;
c) la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas un caractère distinctif en elle-même et ;
d) la couleur n’est pas l’un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global. »

La question est donc de déterminer si la marque telle qu’elle est utilisée altère le caractère distinctif de la marque enregistrée, autrement dit, si l’utilisation de la marque en couleur constitue une altération de la forme enregistrée en N&B. L’appréciation se fait au cas par cas.

Ces critères reprennent ceux définis par le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt rendu en 2012. Le Tribunal a considéré qu’en l’absence de revendication d’une couleur déterminée, l’usage de différentes combinaisons de couleurs doit être admis, « à condition que les lettres ressortent sur le fond et dès lors que la disposition et l’orientation des lettres « m », « a » et « d » ainsi que le contraste sont fidèles à la marque antérieure » (4).

L’un des premiers conseils à suivre en matière de dépôt de marque reste de déposer le signe tel qu’il sera majoritairement utilisé, même en termes de couleurs.

Dans l’hypothèse où votre marque aurait varié depuis son enregistrement, contactez-nous afin que sa protection reste adaptée et efficace.

© INSCRIPTA

(1) Les offices nationaux suédois, danois et norvégien, tout en reconnaissant et en appuyant les activités du groupe de travail, ne participeront pas à la mise en œuvre de la pratique commune en raison de contraintes juridiques (dans ces pays, les marques en noir et blanc ou en nuances de gris sont protégées dans toutes les couleurs).

L’Italie, la France et la Finlande n’ont pas participé au projet.

(2) Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’après un examen des marques côte à côte.

(3) Selon le droit en vigueur dans l’Union européenne, pour pouvoir défendre sa marque devant l’administration et les tribunaux et/ou échapper à une action en nullité, il est nécessaire de démontrer, preuves à l’appui, l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits/services visés au libellé au-delà des 5 ans de son enregistrement.

(4) Le Tribunal a considéré qu’« en l’absence de revendication d’une couleur déterminée, l’usage de différentes combinaisons de couleurs doit être admis, à condition que les lettres ressortent sur le fond. L’impression d’ensemble est conforme à la marque antérieure eu égard au fait que le simple ajout d’une ou de plusieurs couleurs ne saurait altérer le caractère distinctif de ladite marque, le fait que la lettre « d » antérieure soit de couleur rouge n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors que la disposition et l’orientation des lettres « m », « a » et « d » ainsi que le contraste sont fidèles à la marque antérieure. Par ailleurs, la présence de la couleur bleu marine crée également le même contraste que celui figurant dans la marque telle qu’elle a été enregistrée » (Points 41 et 45).