Défense d’une marque utilisée sous une forme modifiée

Publié en décembre 2012

La marque est utilisée pour identifier un produit et permettre d’en assurer la promotion. Cette image est amenée à évoluer au fil des ans, du développement, de la perception et du positionnement du produit sur le marché. Les logos suivront les modes et tendances. La marque sera associée à d’autres éléments verbaux plus ou moins descriptifs des nouvelles branches d’activités exploitées.

L’un des enjeux principaux en droit des marques est de protéger les évolutions graphiques et/ou verbales de la marque tout en conservant l’antériorité des droits attachés au dépôt le plus ancien pour permettre une défense efficace, sans risquer de voir les marques vulnérables et annulables pour absence d’usage.

Le droit français offre une solution assez satisfaisante, puisqu’il permet de renouveler une marque en y associant le dépôt d’une nouvelle forme plus actuelle. La marque nouvelle peut ainsi bénéficier des droits anciens et devra seule être renouvelée lors de sa prochaine échéance.

On conseille donc généralement aux opérateurs économiques qui souhaitent protéger leurs marques en France (i) de déposer la marque verbale et de conserver cet enregistrement en vigueur aussi longtemps que la dénomination est exploitée, (ii) et d’utiliser la procédure précitée de renouvellement anticipée accompagnée d’un nouveau dépôt pour protéger les évolutions successives notables de leurs logos.

Mais la marque peut également évoluer ou être utilisée avec des différences peu importantes par rapport à la façon dont elle a été enregistrée : adjonction d’un élément descriptif, réactualisation du logo en conservant les éléments distinctifs principaux. Faut-il alors également enregistrer la forme ainsi modifiée ou se contenter de l’enregistrement premier ?

Cette question semble relever de la seule stratégie de l’opérateur économique, et être sans incidence sur la portée de protection des marques, puisque la loi prévoit que l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif vaut usage de la marque enregistrée.

Pourtant, en appliquant cette disposition, plusieurs décisions judiciaires françaises et communautaires semblaient tenir compte de l’enregistrement ou non de la marque modifiée. Le fait d’enregistrer la nouvelle déclinaison de la marque empêchait le titulaire d’invoquer son usage pour maintenir au registre la marque initiale ou la version précédente de la marque. En d’autres termes, l’usage d’une marque enregistrée ne pouvait tenir lieu d’usage d’une autre marque enregistrée même si leurs éléments distinctifs étaient identiques.

Une telle jurisprudence ne faisait cependant pas l’unanimité auprès des professionnels.

Par un important arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-553/11, 25 oct. 2012 Rintisch) vient mettre un terme au débat qui perdurait depuis de nombreuses années : le fait que l’opérateur ait choisi ou non d’enregistrer la marque initiale sous sa forme modifiée ne doit pas être pris en considération. Seule importe la question de savoir si la forme sous laquelle la marque est utilisée altère ou non le caractère distinctif de la marque première attaquée en déchéance pour défaut d’usage.

La Cour précise que cette interprétation des textes n’est pas contraire à sa jurisprudence antérieure. Ainsi, si le titulaire décline sa marque autour d’un élément commun et invoque à l’encontre d’un tiers sa “famille” de marques, il lui appartient de prouver que ses marques seront bien perçues par le consommateur comme une série de marques, pour que la reprise de l’élément commun par un tiers soit susceptible de créer un risque de confusion aux yeux du public. Il lui faudra en conséquence démontrer l’usage de chaque marque ou au moins d’un nombre suffisant de marques invoquées, telles qu’enregistrées, pour se prévaloir de la protection élargie revendiquée (Aff. C-234/06, 13 sept. 2007, Bainbridge).

Voilà une excellente décision conforme à l’esprit et à la lettre du droit, et répondant à la réalité économique et sociologique des marques.

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Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.