Contrefaçon de marque de l'Union européenne – Droits du licencié non inscrit

Publié en mai 2016

Le titulaire d’un contrat de licence d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon sans que le contrat ait été inscrit au registre ? Oui, dit la Cour de Justice, la seule condition est d’y avoir été autorisé par le titulaire de la marque et sous réserve des termes du contrat de licence, qui doit le prévoir.

La Cour (4 février 2016, aff. C‑163/15) interprète l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, sur la marque de l’UE littéralement mais aussi en fonction du contexte et des objectifs poursuivis par la Loi.

Certes, selon le Règlement, les actes juridiques concernant la marque de l’Union européenne qui ont pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur la marque (transfert de la marque, constitution de droits réels sur celle-ci et octroi d’une licence) ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre.

Mais lu dans son ensemble, cet article a pour objet de régir l’opposabilité des actes juridiques visés à l’égard des tiers qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des droits sur la marque. Il vise donc à protéger celui qui a ou est susceptible d’avoir des droits sur une marque de l’Union européenne en tant qu’objet de propriété (cessionnaire, autre licencié, titulaire d’un droit de gage), mais pas de protéger celui qui viole le droit de marque. Il n’a pas pour objectif de protéger le contrefacteur, et le contrefacteur ne peut donc se prévaloir de cet article pour empêcher une action du licencié même non inscrit.

Dans le cas d’espèce, la décision paraît opportune. Le contrefacteur s’était engagé dès le 3 février 2010, par une « déclaration d’abstention », à s’abstenir d’utiliser le signe ARKTIS pour de la literie, sous peine d’une sanction conventionnelle laissée à la libre appréciation du licencié. Il a poursuivi les actes de contrefaçon, s’exposant à l’action en contrefaçon, destinée à reconnaître l’atteinte au droit de PI et à obtenir des mesures de cessation et des dommages-intérêts. A l’égard du contrefacteur, peu importe qui, du titulaire ou de celui autorisé par le titulaire à exploiter légitimement la marque, exerce l’action. Le nouveau licencié, même non inscrit, devait pouvoir faire valoir ses droits à l’encontre du contrefacteur si le titulaire de la marque en avait décidé ainsi.

En revanche, en pratique, l’inscription permet d’avoir une date certaine d’effet à l’égard des tiers du contrat de licence. Il n’est en effet pas rare que des contrats soient « régularisés » tardivement avec une date d’effet bien antérieure à la date de signature. Le montant des dommages-intérêts pourra donc varier de façon très sensible selon la date d’opposabilité du contrat.

Pour éviter toute interprétation, nous conseillons :

  • De rédiger le contrat de licence en indiquant clairement les possibilités d’action du licencié dans le cadre de la défense de la marque ;
  • D’inscrire le contrat de licence auprès du registre des marques de l’Union européenne pour donner une date d’effet incontestable au contrat.

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