Calissons d'Aix et marque en Chine: mieux vaut se servir en premier pour être sûr d'en avoir!

Publié en janvier 2017

Fin d’année 2016, l’enregistrement en Chine de la marque CALISSONS D’AIX pour des confiseries par un ressortissant chinois a provoqué la réaction de l’Union des fabricants des calissons d’Aix, titulaire d’une marque collective en France depuis 1991.

Dépôt certes opportuniste et intéressé, mais est-il annulable ?

Oui, lorsque la marque est sous surveillance et qu’une opposition est encore possible. Pour lutter contre la tendance des dépôts frauduleux en Chine, l’office offre plusieurs bases pour former opposition :

  • L’exploitation de la marque à l’international de façon suffisamment importante pour que cet usage ait été relayé dans des publications ou publicités destinées au public chinois ;
  • La mauvaise foi du déposant, s’il a été en relations commerciales avec le titulaire légitime, ou bien s’il est coutumier du fait de déposer des marques en Chine qui imitent ou reproduisent des marques connues ailleurs dans le monde ;
  • L’atteinte à un droit d’auteur antérieur le cas échéant.

Quoi qu’il en soit, il est conseillé de déposer la marque, ainsi que sa traduction et/ou sa translittération en chinois en parallèle de l’opposition, surtout si le titulaire légitime a des projets de développement de la marque à court ou moyen terme.

D’ailleurs, la plupart du temps, les déposants sont avertis du dépôt frauduleux lorsqu’ils cherchent eux-mêmes à déposer leur marque en Chine. Il leur sera impossible d’obtenir directement l’enregistrement de leur marque, les examinateurs chinois effectuant, dans le cadre de la procédure d’examen de demandes de marques, une recherche parmi les titres figurant au registre. Si la marque a déjà été déposée dans le même domaine d’activité, la nouvelle demande est refusée provisoirement, peu importe la légitimité du nouveau déposant à détenir sa marque en Chine.

La position de titulaires de marques qui ont tardé à déposer et se voient devancés est alors délicate, même si le dépôt antérieur reprend la marque dans ses moindres détails, ce qui tendrait à démontrer le caractère frauduleux du dépôt.

S’ensuit un parcours compliqué par lequel le nouveau déposant, titulaire pourtant légitime, doit prouver que sa marque est connue en Chine, ce qui relève de l’exploit dans un pays aussi vaste, ou bien qu’elle est suffisamment connue du fait de publications ou publicités à l’international pour que la marque première soit considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi. Le dépôt frauduleux peut alors être annulé, et la marque seconde enregistrée.

Cette procédure nécessite du temps pour rassembler des éléments probants et convaincants, et évidemment un budget non négligeable.

Le plus simple est bien entendu d’être le premier à déposer. Comme en matière de nom de domaine, la règle du « premier arrivé, premier servi » est d’or.

Attendre d’avoir des projets d’exploitation n’est donc pas la stratégie conseillée en Chine. Mieux vaut occuper le terrain et déposer la marque rapidement, préférablement dans le délai de priorité du premier dépôt.

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