La montre Apple Watch n’a pas été commercialisée sous le nom iWatch, comme on aurait pu s’y attendre pour continuer la série des cultissimes iPhone, iPad, iPod, iMac ou encore iCloud. La raison est sans doute juridique : iWatch n’a pas pu être protégé en tant que marque notamment dans l’Union européenne.
La demande de marque iWatch déposée le 4 décembre 2013 fut refusée à l’enregistrement pour descriptivité appliquée à des instruments chronométriques, instruments pour la mesure du temps, bracelets, accessoires, pièces, composants et étuis pour bracelets, et le refus fut confirmé en appel en 2014 par la Chambre des Recours de l’EUIPO (14 novembre 2014, aff. R 1694/2014-1).
Le déposant ne forma pas appel de cette décision et retira du libellé les catégories incluant les montres (instruments chronométriques, instruments pour la mesure du temps).
La procédure se poursuivit pour les produits restants en classe 9 : « logiciels; dispositifs de sécurité; Moniteurs et dispositifs de surveillance; Appareils photo; Ordinateurs; Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Dispositifs de communications sans fil; Postes de TSF; Appareils audio et vidéo; Appareils pour système de positionnement mondial; Pièces, composants, accessoires et étuis pour tous les produits précités ».
Plusieurs oppositions furent déposées et l’examinateur décida en 2016 de rouvrir la procédure d’examen. Un nouveau refus fut émis à l’encontre de l’enregistrement de la marque pour absence de distinctivité de la marque en relation avec des dispositifs nécessaires au fonctionnement d’une montre connectée.
La Chambre des Recours fut une nouvelle fois saisie (31 mai 2018, Aff. R 1435/2017-1 Brightflash USA LLC c/ EUIPO) à se prononcer sur la distinctivité de la marque, distinctivité intrinsèque ou distinctivité acquise par l’usage.
Sur la distinctivité intrinsèque, la Chambre estime que le signe iWatch est compris et perçu comme signifiant « montre interactive connectée » et que l’ensemble des produits visés, soit peuvent être présentés sous forme de montre, soit peuvent être destinés à être intégrés à ce type de montre. La marque est donc jugée descriptive appliquée aux produits qu’elle désigne aux yeux du public anglophone ou qui comprend l’anglais.
Concernant le caractère distinctif acquis par l’usage, la Chambre rappela que :
- Le déposant devait démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans les pays membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle (Royaume-Uni, Malte, Irlande), et ceux dans lesquels l’anglais est bien compris (Suède, Danemark, Finlande et Pays-Bas) ;
- La requérante devait également démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt du 4 décembre 2013, ce qui excluait tous éléments de preuve postérieurs.
Le lancement du produit ayant été annoncé un an après la date de dépôt, les preuves soumises et jugées admissibles concernaient essentiellement le succès rencontré par les autres marques d’Apple comportant le préfixe i, mais ne mentionnaient pas la marque iWatch. Or, sont exigées des preuves concernant explicitement la marque en question, indiquant les volumes de ventes et le matériel promotionnel publicitaire, accompagnées par des études de marché ou des documents attestant de la perception de la marque par le public concerné.
Le déposant tenta habilement de rattacher la marque iWatch à la notoriété exceptionnelle dont bénéficient les marques de Apple comportant le préfixe i, tels que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod, afin de démontrer que le public concerné identifierait la marque iWatch comme venant compléter la gamme de ses produits. La Chambre rejette cet argument, estimant que la requérante ne peut pas réclamer de caractère distinctif pour toutes les combinaisons possibles entre la lettre i et un terme descriptif.
La marque de l’Union européenne iWatch a donc fait l’objet d’un refus total devant l’office et la montre a entretemps été commercialisée sous la marque Apple Watch.
Ce qu’il faut retenir
La procédure d’examen d’une marque de l’UE peut être rouverte après sa publication. Les tiers peuvent former des observations pendant le délai d’opposition, et si opposition il y a, jusqu’à ce que la décision d’opposition soit rendue.
Le concept de famille de marque (qui a été reconnu par exemple sur le préfixe Mc au profit de McDonalds) peut être utilement invoqué mais seulement si la marque a déjà été utilisée, afin de démontrer sa perception par le public concerné et notamment son rattachement naturel aux autres marques concernées.
Lors de l’examen de la marque, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit être démontré à une date antérieure à celle du dépôt, à la différence d’actions en nullité d’une marque enregistrée, pour laquelle l’acquisition du caractère distinctif peut être démontrée jusqu’à la date de l’action, soit souvent bien après son enregistrement.
Les stratégies de dépôt et de lancement de la marque doivent donc être planifiées et coordonnées entre elles.
[INSCRIPTA] est à votre disposition pour vous aider à construire une stratégie de constitution et de protection de vos droits.
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