Les exploitants de sites internet très fréquentés par les internautes, qui ont choisi une adresse évocatrice, voire descriptive de leurs activités, doivent avoir une stratégie particulière pour la protection de leurs droits s’ils veulent avoir une chance de les défendre efficacement.
Non seulement le titulaire du site qui attaque un concurrent jugé contrefacteur peut voir ses demandes rejetées si l’élément commun aux signes n’est pas distinctif et ne peut donc être monopolisé, mais il risque en outre de voir ses marques annulées pour défaut de distinctivité.
On se souviendra des difficultés rencontrées par le site www.venteprivee.com (voir notre article de décembre 2013).
Une nouvelle affaire vient défrayer la chronique : l’exploitant des sites www.seloger-pas-cher.com, www.selogermoinscher.com, www.se-logerimmo.com, un mandataire immobilier indépendant spécialisé dans la vente de biens immobiliers, avait été condamné en première instance pour contrefaçon des marques SeLoger et SeLoger.com et atteinte au nom de domaine seloger.com, site bien connu, donnant accès à une base de données d‘annonces immobilières d’achat et de location provenant d’agences clientes et partenaires et de promoteurs.
La cour d’appel (1), amenée à se prononcer sur la nullité des marques SeLoger, SeLoger.com, 
et 
se montre moins clémente que le tribunal et prononce la nullité des marques SeLoger et pour toutes les activités relatives aux domaines de l’immobilier et du logement, estimant que « le verbe pronominal “se loger”, qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d’activité, dont l’une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d’informations, la recherche d’un logement pour permettre de “se loger” » et que leur combinaison avec les couleurs simples blanche et rouge, sans précision de nuance, ne suffit pas à rendre le logo distinctif.
Les marques correspondant à l’adresse et à l’enseigne du site SeLoger.com et échappent en revanche à la nullité, l’exploitant étant parvenu à démontrer que compte tenu de la notoriété du site au moment du dépôt des marques en 2006, les marques avaient acquis un caractère distinctif par leur usage et que les consommateurs pouvaient donc identifier leur origine commerciale par rapport à celles des concurrents du même secteur d’activités.
Les éléments produits (sondages, études de marchés) sont en effet probants : « Le site, créé en 1996, comptabilise 922 273 visiteurs en mars 2002 et est disponible sur téléphone mobile depuis 2002 ; qu’au vu du Forum Benchmark Group du 23 mars 2004, il est le premier site immobilier consulté avec 46% des sondés et 73% des internautes le connaissent ; que selon une étude réalisée en août 2005 par l’institut TNS Sofrès, avec un niveau de notoriété à hauteur de 87%, il arrive en tête dans la catégorie des sites immobiliers sur internet. »
Aucune atteinte ni acte de contrefaçon n’est en revanche retenu à l’encontre de l’exploitant des sites litigieux, les marques n’étant protégées que « dans la disposition d’ensemble par laquelle celles-ci ont acquis leur distinctivité par l’usage [seloger.com] » alors que les expressions litigieuses comportent certes les éléments SeLoger et .com, mais associés de façon séparée (www.seloger-pas-cher.com, www.selogermoinscher.com, www.se-logerimmo.com). Le risque de confusion n’est donc pas constitué.
Ce qu’il faut retenir
- Il est nécessaire pour l’exploitant d’un site qui commence à rencontrer un certain succès de conserver régulièrement les statistiques de fréquentation de son site, et de commander des sondages et études de marchés pour pouvoir montrer son positionnement et prouver le cas échéant sa notoriété ;
- Le dépôt de la marque correspondante pourra être envisagé dans un second temps, passé un usage suffisant de la marque pour montrer sa reconnaissance par le public concerné ;
- Accoler un logo composé de couleurs primaires sans revendiquer de nuances particulières, ou composé de forme géométrique simple ne rend pas une marque composé de termes courants distinctive ;
- Le caractère distinctif d’une marque est apprécié au moment de son dépôt, même si certaines décisions, critiquables, ont pu reconnaître que les marques avaient, après leur dépôt, pu acquérir un caractère distinctif (2) ;
- Il faut sélectionner soigneusement la ou les marques à opposer dans le cadre d’un litige pour ne pas exposer inutilement des titres à une demande reconventionnelle en nullité ou déchéance ;
- Les marques composées de termes descriptifs, devenues distinctives grâce à l’usage intensif qui en est fait, toutes notoires qu’elles peuvent devenir, ne sont jamais protégées que contre des reproductions à l’identique ou au quasi identique.
Ainsi, malgré tous les investissements pour promouvoir le nom, le monopole octroyé par la marque doit rester limité pour permettre aux concurrents d’utiliser un terme nécessaire à leur activité. C’est la contrepartie naturelle due à la liberté du commerce et les tribunaux font en général une juste balance entre ces intérêts contradictoires.
© [INSCRIPTA]
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 octobre 2014, Janny B. / Pressimmo On Line et SA Se Loger.com.
(2) Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 20 décembre 2012, RG 11/04122. S’agissant de la marque « Fête de l’entreprise » pour des services d’organisation et la conduite de colloques, conférences, congrès et l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, la Cour indique : « Or, s’agissant, non pas d’un litige d’enregistrement, dans lequel il convient que la marque en cause ait acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, mais d’un litige d’annulation, il y a lieu d’examiner si, par l’usage, la marque a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. »
Cette interprétation est à notre sens erronée, le caractère distinctif de la marque opposée devant être apprécié au moment du dépôt et non au moment de la demande de nullité. En revanche, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le caractère distinctif ou non de l’élément commun entre les marques en conflit doit être apprécié au moment du litige.
