Marque MESSI – Plus efficace en défense qu'en attaque

Publié en juin 2018

Le footballeur Lionel Messi a réussi à obtenir l’enregistrement de sa marque mais a dû pour ce faire batailler jusque devant le Tribunal de l’Union européenne, bloqué efficacement devant l’office des marques de l’Union européenne par la marque espagnole antérieure MASSI.

La Chambre de Recours de l’office des marques européennes (EUIPO) avait en effet estimé qu’appliquée à des vêtements et articles de sport, mais pas spécifiques à la pratique du football, le requérant n’avait démontré, ni que le grand public associerait invariablement et automatiquement le terme MESSI qui est un patronyme courant, au nom de Lionel Messi, sans indication du prénom, ni que le patronyme Messi présenterait un caractère inhabituel. Or, si selon la jurisprudence, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés, une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement.

Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques ente les marques et en l’absence de différences intellectuelles pour une partie du public, l’EUIPO avait donc retenu la possibilité d’un risque de confusion entre les marques MASSI et MESSI et refusé la marque MESSI à l’enregistrement.

Le Tribunal (26 avr. 2018, aff. T-554/14), saisi d’un recours par Lionel Messi, estime que :

  • La Chambre de Recours ne pouvait ignorer comme étant un fait notoire que Lionel Messi est un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent les informations à la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l’on peut le voir et où l’on parle de lui régulièrement ;
  • Plutôt que de supposer que cette différence ne serait pas établie pour l’ensemble du public pertinent, la Chambre de Recours aurait dû examiner si une partie significative du public pertinent n’était pas susceptible d’effectuer une association conceptuelle entre le terme MESSI et le nom du célèbre joueur de football ;
  • Si la Chambre de Recours avait tenu compte de la notoriété du requérant, elle aurait dû conclure que le terme MESSI a une signification clairement différente, sur le plan conceptuel, du terme MASSI, qui fait référence à un nom à consonance italienne, sans véhiculer de signification particulière, sauf en italien, où il pourrait être traduit comme « grosses pierres » ;
  • Ces différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature, en l’espèce, à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre MESSI et MASSI.

L’opposition est donc rejetée et la marque  sera enregistrée.

Certes, la marque sera largement valorisée par la concession de licences.

Mais en termes de défense, ce pourrait n’être qu’une victoire à la Pyrrhus, puisque la marque MESSI ne sera elle-même protégée que contre une reprise à l’identique du nom MESSI, pour les raisons mêmes qui lui ont permis d’être enregistrée.

A l’instar de la marque PICASSO qui n’avait pu valablement être opposée à la marque PICARO pour des véhicules, les marques constituées de patronymes de personnes particulièrement notoires, bénéficient paradoxalement d’une portée de protection extrêmement limitée.

La rançon de la gloire…

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